ערעור הוגש על ידי חברת Sony כנגד חברת Leapfrog, הערעור נדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני כבוד השופטת יהודית שיצר. ביום 2.11.2015 ניתן פסק הדין בתיק.העובדות: ערעור על החלטת כב' סגנית רשם הפטנטים ז'קלין ברכה (להלן: "הפוסקת") מיום 10.8.2014 (להלן: "ההחלטה"). בהחלטתה דחתה הפוסקת את התנגדות המערערת לסימן המעוצב שהגישה לרישום המשיבה.
המשיבה הגישה בקשה לרישום סימן מסחר מעוצב לגבי מכשירי שמע ואביזריהם השונים הנכללים בסוג 9 הכולל את המילה SONICGEAR.
בקשת המשיבה קובלה ופרסמה להתנגדויות הציבור ביומן סימני המסחר.
המערערת הגישה את התנגדותה לרישום הסימן המעוצב של המשיבה, בשך דמיון מטעה לסימניה השונים המכילים את המילה SONY-.
ראוי לציין כי סימן אחר – הסימן הלא מעוצב של המשיבה – המילה SONICGEAR – נרשם ללא כל התנגדות.
ביום 10.8.2014 נתנה הפוסקת את החלטתה הדוחה את התנגדות המערערת לסימן המעוצב של המשיבה. הפוסקת הפעילה את מבחני הפסיקה לצורך בחינת הדמיון המטעה, וקבעה כי מבחינה חזותית ופונטית הסימנים שונים. עוד ציינה כי למרות שקיימת חפיפה בין שתי החברות מבחינת קהל הלקוחות וסוג הסחורות, הרי שמבחן יתר נסיבות העניין ומבחן השכל הישר מובילים אל המסקנה כי אין דמיון מטעה בין הסימנים, ולפיכך יש לדחות את התנגדות המערערת.
לפיכך הגישה המערערת את הערעור דנן כנגד החלטת הפוסקת.
תוצאות הערעור: ההתנגדות מתקבלת. נקפסק גי הסימן לא יתקבל לרישום בשל חשש להטעייה בין הסימנים. בנוסף נפסק כי המשיבה תישא בהוצאות הערעור וכן בשכ"ט ב"כ המערער בסך 25,000 ₪.
יוער כי על פסק דין זה הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון שנדחתה על ידי השופט א. רובינשטיין.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
חשש להטעיה בין סימני מסחר
לפי סע' 11(9) לפקודה יש לפסול סימן לרישום כאשר הוא דומה לסימן רשום אחר "עד כדי שיש בו להטעות". נפסק כי לצורך הכרעה בשאלת הדמיון המטעה יש להחיל את "המבחן המשולש" המורכב מ: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות, ערוצי השיווק וחוג הלקוחות, ומבחן יתר נסיבות העניין, כאשר למבחן המשולש מצטרף גם מבחן השכל הישר.
עוד נפסק כי מבחן המראה והצליל הוא המבחן העיקרי מבין השלושה וכי "…יש ליתן משקל לרושם הראשוני שנוצר בעת השואת הסימנים תוך מתן דגש לכך שזיכרונו של הצרכן הממוצע אינו מושלם" (רע"א 5454/02 טעם טבע 1988 טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה, פד"י נ"ז(2) 438, 452).
הפוסקת כאמור קבעה כי אומנם יש חפיפה במבחן קהל הלקוחות וסוג הסחורות, אך בשל השוני מבחינת המראה והצליל, ובצירוף מבחן השכל הישר ויתר נסיבות העניין קבעה כי אין דמיון מטעה. אולם, לאחר בחינת טענות הצדדים והשוואת הסימנים, בית המשפט הגיע למסקנה שמבחן המראה והצליל, בשילוב עם מבחני השכל הישר ויתר נסיבות העניין, דווקא מוביל למסקנה שקיים דמיון מטעה בין הסימנים.
מבחן המראה
נפסק כי כאשר מתבוננים בסימן המבוקש, נוכחים לדעת שהקטע היחיד הקריא בסימן זה הוא המילה SONI, והמשך הסימן המבוקש הוא סימונים בלתי קריאים המורכבים מסימנים שונים שרק האות האחרונה שבהם – האות R – היא האות היחידה הברורה. התוצאה המתקבלת היא שהמילה היחידה הקריאה שנותרה היא המילה SONI, אשר דומה, מבחינת מבחן המראה, עד כדי להטעות לסימן המערערת – SONY. כתוצאה מכך עולה שגם מבחן הצליל מוביל למסקנה שקיים דמיון מטעה בין SONI ל – SONY, שכן הפונטיקה של שתי המילים זהה לחלוטין.
בנוסף נפסק כי גם אם התחילית SONI פתוחה לשימוש הציבור כטענת המשיבה, הרי שבקונסטלציה הייחודית שנוצרה, התחילית SONI היא לא רק תחילית אלא היא כל הסימן הקריא שנותר. בשל ההטעיה נראה כאילו ההמשך הוא קישוט נלווה ולא המשך שם החברה. אי לכך נוצר הדמיון המטעה בין הסימן המבוקש ל – SONY.
מבחן המראה: חשש להטעיה
המשיבה טענה כי מאז שנת 2008 הצדדים עושים שימוש מקביל בסימניהם, הסימן המבוקש לצד סימני המערערת, והדבר לא גרם לבלבול או הטעיה. אולם המשיבה לא הוכיחה כי השימוש המקביל שנעשה בשני הסימנים של הצדדים מאז שנת 2008 לא גרם אכן לבלבול. גם אם המשיבה הוכיחה שימוש מסיבי בסימן המבוקש בארץ ובעולם שנים רבות, היא לא ערכה סקר בקרב כלל צרכניה שרכשו את מוצריה האם הם מאמינים שיש בביתם מוצרים של המערערת או מוצרים של המשיבה.
נפסק כי אפשר לקרוא את הסימן המבוקש גם כ- SONI EAR, או כ- SONI CEAR, או SONI R. נפסק כי לא צריך להוכיח הטעיה בפועל ודי בחשש להטעיה (ראו: ע"א 9070/10 טלי דדון -יפרח נ' א.ת סנאפ בע"מ (לא פורסם, [פורסם בנבו] מיום 12.3.2012), סע' 11 לפסה"ד), וחשש זה אכן עולה מהאפשרויות השונות הנ"ל שבהן ניתן לקרוא את הסימן המבוקש.
מבחן המראה: משקל גדול למילה הראשונה בסימן
לא זו אף זו, נפסק כי בסימן מסחר בעל יותר ממילה אחת יש משקל רב יותר למילה הראשונה דווקא.
לפיכך הוספת המילה המעורפלת GEAR שאינה ניתנת לפענוח עפ"י מראה עין, למילה SONIC , שגם בה האות האחרונה C איננה ברורה לקריאה בשל היבלעותה הציורית באות G , אין בה כדי למנוע את חשש ההטעיה.
מבחן המראה: סימן לא מעוצב וסימן מעוצב
בית המשפט סבר כי הסימן המעוצב אף מטעה יותר מהסימן הלא מעוצב שנרשם ופסק כי: "לא זו אף זו, המשיבה לא ביקשה את אחת הווריאציות של הסימן הרשום הלא מעוצב שאושר ללא התנגדות – SONICGEAR. היא ייצרה וריאציה חדשה, שיש בה חשש הטעיה, שכן האותיות C ו – G נבלעות זו בזו באופן שכלל לא ברור שהן בכלל אותיות כלשהן, שיש להן צליל".
דווקא העובדה שאישרו למשיבה לרשום את סימנה הלא מעוצב (SONICGEAR), מוכיח כי לא נתנו למערערת מונופול גורף מדי על סימנה, ואילו בחרה בסימן מעוצב שניתן לקרוא בו בבירור את שמה הנכון, לא היה נוצר חשש להטעיה.